Dans un arrêt du 5 juin 2024, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé sur le recours en déchéance de la marque verbale « BIG MAC » pour défaut d’usage sérieux du signe pour désigner des « sandwiches au poulet »
Contexte : une action en déchéance de marque « BIG MAC » devant l’EUIPO
Un concurrent irlandais du leader du fast food avait présenté devant l’EUIPO une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne « BIG MAC » pour un certain nombre de produits et services en classes 29,30,42. En l’espèce la marque était notamment enregistrée pour des « sandwiches au poulet »
La division d’annulation de l’EUIPO avait favorablement accueilli la demande de déchéance pour l’intégralité des produits et services visés dans lesdites classes pour absence d’usage sérieux. Toutefois, selon la chambre des recours de l’office européen, le géant du fast food avait apporté suffisamment d’éléments permettant de démontrer un usage sérieux pour une partie des produits et services dont les « sandwiches au poulet » et « aliments à base de volaille ».
Après avoir vu sa demande de déchéance partiellement refusée, la requérante a saisi le Tribunal de l’Union Européenne aux fins d’annuler la décision de la chambre des recours en limitant son recours aux « sandwiches au poulet » et « aliments à base de volaille »
Solution : déchéance de la marque « BIG MAC » pour les produits « sandwiches au poulet » et « aliments à base de volaille ».
La nécessité de disposer d’éléments de preuve attestant d’un « usage sérieux » de la marque.
Pour mémoire, en l’absence d’usage sérieux de la marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire se voit déclaré déchu de ses droits concernant lesdits produits et services. L’usage sérieux repose essentiellement « sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné ». Il faut tenir compte du volume commercial de l’ensemble des actes d’usages et de la durée de la période pendant laquelle ces actes ont été accomplis.
En l’espèce, le géant du fast food avait produit des impressions d’affiches publicitaires et des panneaux de menus, sans prix, relatives au « Grand Big Mac Chicken », des captures d’écran d’une publicité télévisée relative au Big Mac Chicken, des captures d’écran du compte Facebook du restaurant relatives à l’offre de « Grand Big Mac Chicken » en 2016 et une déclaration sous serment d’un des employés de l’intervenante.
Pour le Tribunal de l’Union européenne, ces éléments de preuve « ne permettent pas de déterminer dans quelles quantités, ni avec quelle régularité et récurrence, les produits concernés ont été distribués » et étaient à ce titre insuffisants. Les pièces apportées par le leader du fast food permettaient, au mieux, de démontrer un usage non important de la marque pour l’année 2016 mais pas d’un « usage sérieux ». Le titulaire a en conséquence était déchu de ses droits sur la marque concernant les « sandwiches au poulet » et les « aliments à base de volaille »
L’erreur concernant les classes de produits ne constitue pas un motif de déchéance de la marque
La requérante soutenait également devant le Tribunal de l’Union européenne que les « sandwiches au poulet » étaient enregistrés à tort en classe 29. En conséquence, elle demandait la suppression de l’enregistrement de la marque pour ce produit dans ladite classe.
Le Tribunal rappelle que la classification des produits et services au titre de l’arrangement de Nice n’est effectuée qu’à des fins administratives. Ainsi, un enregistrement erroné, même à le supposer établi, n’est pas constitutif d’un motif ou une cause de déchéance de la marque contestée pour les produits concernés.
Cette décision confirme une nouvelle fois qu’il est nécessaire d’exploiter sérieusement sa marque pour totalité des produits et services concernés, au risque de se voir déchu de ses droits (cf notamment en ce sens dans le secteur de la restauration rapide CA PARIS, 14 avril 2015, RG n° 14/14110 pour le fameux GIANT)
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