marque
Comment conférer des droits sur ma marque à un tiers ?
Le titulaire d’une marque (société, personne physique) exploite sa marque comme il l’entend et peut, le cas échéant, accorder des droits qu’il détient sur cette dernière à des tiers par le biais d’une cession ou d’une licence.
La conclusion d’un contrat transférant les droits peut, entre autres, être envisagée dans les cas suivants :
- Vous souhaitez développer votre société, le produits et services que vous proposez, et votre marque en conférant des droits à des tiers qui pourront, contre rémunération, utiliser votre marque dans le cadre de leur propre activité (ex : franchise) ?
- Vous êtes titulaire d’une marque mais avez décidé de changer d’activité et n’en avez plus l’utilité ?
> Cession de marque ou licence : quelle différence ?
Afin de sécuriser la transmission de tout ou partie de vos droits à un tiers, il convient de formaliser les accords trouvés en procédant à la rédaction, selon les cas, d’un contrat de cession de marque ou de licence.
Le contrat de cession de marque emporte un transfert des droits du titulaire vers le tiers sans possibilité de revenir en arrière, tandis que la licence n’a pour seul effet que de conférer un droit d’exploitation à son bénéficiaire pendant une durée déterminée. La licence peut être exclusive ou non, à savoir que les droits peuvent être accordés à une seule ou plusieurs personnes.
> Quel contenu pour le contrat de transfert de droits ?
La cession de marque peut être totale ou partielle (ex : votre marque est protégée pour des vêtements et des logiciels : vous pouvez ne céder vos droits que pour une partie des produits visés par votre marque). Il en va de même du contrat de licence.
Le contrat de cession de marque ne peut comporter de limitation territoriale, à la différence de la licence qui peut être concédée pour une zone géographique déterminée (ex : une licence pour le département du 44, et une autre pour le 85).
> Quelle démarche après la signature de la licence ou cession de marque ?
Le cessionnaire/licencé de la marque devra, pour pouvoir opposer les droits qu’il détient, procéder, en France, à l’inscription de la cession auprès du registre national des marques, via un formulaire à adresser à l’institut national pour de la propriété industrielle (auprès de l’EUIPO pour une marque de l’Union européenne et de l’OMPI pour une marque internationale pour une inscription sur le registre correspondant).
A défaut, il ne pourra faire valoir ses droits.
Il en va de même du licencié exclusif qui ne peut cependant agir en contrefaçon de marque qu’après avoir mis en demeure le titulaire des droits de le faire, sans réaction.
Est-il obligatoire de faire un contrat écrit ?
La cession de marque doit être constatée par écrit, via un contrat de cession de marque, à peine de nullité (article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle). Pour la licence, l’écrit n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.