BREVET
Licence de brevet : comment ça marche ?
Licence de brevet : quelle situation donne lieu à la signature d’un tel contrat ?
Vous êtes propriétaire d’un brevet d’invention délivré par un office (INPI ou OEB par exemple) mais ne souhaitez pas l’exploiter en direct ou seul ?
La conclusion d’un contrat de licence est certainement la solution !
Il s’agit concrètement d’un contrat par lequel le titulaire d’un brevet (le « concédant ») permet à une autre partie (le « licencié ») d’utiliser, fabriquer, vendre, de mettre en oeuvre ou encore distribuer l’invention qui a été brevetée, moyennant contrepartie.
Contrat de licence de brevet : mais concrètement que prévoir ?
Vous trouverez ci-après un point non exhaustif sur les sujets important à traiter dans un contrat de licence de brevet :
Si vous êtes copropriétaire d’un brevet d’invention, attention à faire le point sur l’existence ou non d’un règlement de copropriété afin de déterminer si l’accord de vos copropriétaires doit être recueilli pour la conclusion d’un contrat de licence. A défaut c’est le régime légal très contraignant qui s’applique.
Licence de brevet : QUEL OBJET ?
Il convient de délimiter précisément l’objet de la licence, à savoir le titre de propriété industrielle concerné, notamment si plusieurs titres ont été déposés en France, en Europe et/ou sur d’autres territoires.
Coté licencié, il est important de s’assurer au préalable que les brevets concédés sont bien en vigueur et qu’ils sont bien solides à savoir qu’ils remplissent bien les conditions de brevetabilité. A cet égard, il convient de rappeler que pour les brevets français délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’INPI ne réalisait pas un véritable examen de fond ce qui a pour conséquence que des titres délivrés à l’époque restent potentiellement très contestables.
Quel type de licence ?
Il est possible de prévoir une licence exclusive, ce qui signifie que le licencié sera le seul à être autorisé à exploiter/utiliser l’invention brevetée, à l’exclusion même du titulaire des droits sur le brevet si cela est précisé. Elle peut sinon ne prévoir aucune exclusivité. De la même manière, la licence peut être totale ou partielle, en ce sens qu’elle ne porte par exemple que sur un territoire donné (ex : brevet couvrant le territoire européen avec des licences à des acteurs distincts sur des territoires donnés), ou que sur un secteur spécifique (ex : un licencié pour vendre des drones brevetés pour une utilisation civile et un licencié pour le domaine militaire). Les schémas sont donc nombreux en fonction de ce qui sera le plus pertinent au vu de l’invention concernée.
Quels droits sont accordés via la licence de bevet?
Il faut précisément lister les droits consentis – utiliser l’invention, mettre en œuvre le procédé protégé, fabriquer l’objet breveté, le vendre, etc. Les parties devront également déterminer si le licencié peut lui-même sous licencier ses droits à des tiers ou non (ex : dans le cadre d’une sous-traitance) et dans quelles conditions (ex : accord/information préalable du concédant).
Quelle contrepartie financière prévoir dans le contrat ?
Le concédant et le licencié doivent se mettre d’accord sur la contrepartie financière de la licence. Il est en général prévu le paiement de redevances corrélées au chiffre d’affaires généré par le licencié mais d’autres modalités peuvent être prévues entre les parties (ex : forfait ou combinaisons forfait/redevance proportionnelle, minimas chiffrés à atteindre). Lorsque la redevance est fonction d’un chiffre d’affaires, il faut généralement prévoir, côté concédant, une clause d’audit afin d’être en mesure de vérifier que la redevance perçue est correcte. Si possibilité est donnée au licencié de concéder des sous-licences, un taux différencié (plus important) pour ce mode d’exploitation doit être prévu car par principe l’assiette de redevance du concédant sera moins importante (à savoir uniquement les redevances perçues du sous-licencié et non le chiffre d’affaires de vente du produit breveté).
Quelle durée pour la licence ?
La licence est généralement prévue pour une durée initiale qui est ensuite tacitement reconduite, sauf dénonciation par une partie ou résiliation pour faute (ou autre raison prévue par les parties, type changement de contrôle ou encore exploitation insuffisante). Quoiqu’il en soit, la licence ne durera que tant que le brevet demeurera en vigueur (20 ans maximum).
Quid des perfectionnements ?
Les parties doivent prévoir, si pertinent au vu de l’invention concernée, ce qu’il advient des perfectionnements éventuels en fonction également de l’entité qui en est à l’origine (concédant ou licencié). Il peut par exemple être prévu dès l’origine qu’ils seront soumis, si le concédant en est à l’origine, aux mêmes dispositions contractuelles que le brevet de base, moyennant éventuellement renégociation de la redevance. Attention cependant aux règles du droit de la concurrence qui ne permettent pas tout en la matière.
Quelles garanties prévoir dans un contrat de licence de brevet ?
Il faut, entre autres, absolument indiquer dans le contrat que le concédant s’engage à réaliser toutes démarches requises pour le maintien en vigueur du brevet (ex : paiement des annuités, réponses aux demandes des offices, etc.). Il faut prévoir également les conséquences d’une éventuelle invalidité du titre concédé en cours de contrat sur les redevances payées par le passé mais également préciser si le breveté garantit ou non le licencié une pleine jouissance du brevet vis-à-vis de droits de tiers.
Quelle défense pour le brevet ?
Les parties doivent déterminer quelles seront les règles applicables, notamment s’il est constaté une atteinte au brevet (ex : un concurrent qui le met en œuvre).
Si la loi prévoit par exemple que le licencié exclusif peut agir seul en contrefaçon s’il a mis en demeure le titulaire de le faire et que cela n’est pas exclu dans le contrat (article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle), il est toujours préférable de coucher sur le papier comment fonctionner lorsque des actes de contrefaçon sont identifiés. De la même manière, il est fortement conseillé de prévoir comment cela fonctionne si une action est initiée à l’encontre du titulaire du brevet et/ou de licencié (ex : qui supporte les frais, qui choisit l’axe de défense, etc.).
quelques autres sujets ?
Ne pas oublier d’intégrer éventuellement une clause de non-concurrence (valide) ou encore de confidentialité si de la communication de savoir-faire est associé au brevet concédé en licence.
Besoin d’aide pour rédiger ce contrat : nous sommes à votre disposition.
Vous n’avez pas trouvé votre futur licencié ? Il vous est tout à fait possible de vous rendre sur la plateforme « Bourse brevets » de l’INPI, qui met en relation les titulaires de brevets et les potentiels preneurs de licence.