Les marques ont pour fonction de garantir l’origine commerciale des produits et services qu’elles désignent et permettent ainsi de fidéliser une clientèle autour d’un signe.
Pour cela, très souvent des moyens financiers conséquents sont engagés autour de ces marques pour les faire connaître et développer.
Il convient donc d’être très vigilant sur plusieurs points dans sa gestion de portefeuille de marques, tant au stade du dépôt de nouvelles marques, qu’après l’enregistrement.
Dépôt de marques en France et à l’international : faire les bons choix au bon moment
Au stade du dépôt de la marque, il convient de tenir compte de plusieurs points :
- Le choix du signe
- Le choix du territoire sur lequel on souhaite être protégé
- Le choix des produits et services couverts par la marque
- S’assurer que le dépôt du signe ne présente aucun risque de conflit avec des droits de tiers
Bien choisir le signe représentatif de sa marque … en vue d’une bonne protection
La marque est un signe qui permettra aux consommateurs d’associer vos produits et/ou services à vous-même. Il peut consister en un mot, une suite de caractères, une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs, un logo et même la forme du produit.
Toutefois, certains signes ne pourront notamment pas être enregistrés à titre de marque :
- Un terme non distinctif, c’est-à-dire non assimilable à une marque par le consommateur (par exemple le signe « ! » n’a pas pu être enregistré à titre de marque pour cette raison. En effet, le consommateur l’associe plus à un message d’avertissement qu’un signe servant à désigner les produits dans le commerce).
- Des termes désignant les produits et/ou services pour lesquels ils sont enregistrés (il n’est, par exemple, pas possible de déposer le signe « YAOURT » pour désigner des yaourts)
- Les emblèmes d’Etats et les signes officiels
- Les signes contraires à l’ordre public
- Les signes susceptibles de tromper le public (il n’est pas exemple pas possible de déposer le signe « KASHMIR » ou « CACHEMIRE » pour désigner des produits en coton)
Ainsi, plus le terme choisi est arbitraire et fantaisiste, plus il a de chances d’être accueilli par les offices et d’offrir une plus grande distinctivité et sa saisir de vrai bouclier en cas de copie par des tiers contrevenants.
Bien déterminer le territoire de protection (France ou international)
Une marque n’offre une protection que sur un territoire déterminé. Ainsi, si votre marque est déposée seulement auprès de l’INPI, vous ne bénéficierez d’une protection que sur le territoire français. Il est donc très important de déterminer le territoire sur lequel vous souhaitez exploiter votre marque.
Il est possible de déposer une marque nationale française auprès de l’INPI mais également une marque européenne (couvrant le territoire des Etats de l’Union européenne) auprès de l’EUIPO, une marque directement dans le pays concerné (ex : Etats-Unis, Canada, etc.) ou encore une marque internationale auprès de l’OMPI en désignant les pays qui vous intéressent s’ils sont membres du système de la marque internationale.
Mais quand déposer sa marque à l’international ?
Lorsque vous déposez votre marque française auprès de l’INPI, vous disposez d’un délai de priorité de 6 mois à compter du dépôt qui vous permet d’étendre la protection à d’autres pays (que la France et ainsi de bénéficier comme date de référence de la date de dépôt auprès de l’INPI).
Pas simple en effet de déposer le même jour sa marque à l’international dans différents pays (vive le droit de priorité !).
Autre option, il est possible d’étendre sa protection à l’international en faisant de nouveaux dépôts, au-delà de la période de 6 mois (délai de priorité) mais les nouvelles marques déposées par des tiers dans les pays concernés pourront vous être opposées.
Il est toutefois difficile de déposer de façon très étendue au démarrage pour des raisons évidentes de coûts. Une protection initiale dans les pays principaux projetés de commercialisation peut s’avérer être une bonne solution médiane.
Le choix des produits et/ou services par sa marque en France et à l’international
Il est également primordial, avant tout dépôt, de déterminer les produits et services qui vont être désignés par le signe. Ces derniers sont catégorisés en 45 classes dans une classification dite de Nice.
Ainsi chaque marque peut désigner plusieurs produits ou services eux-mêmes classés dans une ou plusieurs classes différentes. Le choix des bons produits ou services à désigner est primordial car une mauvaise désignation peut s’avérer désastreuse.
Il est, par ailleurs, conseillé de ne désigner que les produits et services qui seront effectivement commercialisés ou proposés sous la marque à court terme ou dans le futur. En effet, une absence d’exploitation de votre marque (telle que déposée) pour les produits et/ou services désignés pendant une période de 5 ans à compter de sa date d’enregistrement, aura pour conséquence la déchéance de votre marque pour les produits et services concernés. En résumé, vous aurez potentiellement payé pour rien…
Lorsqu’on est titulaire de plusieurs marques, l’ensemble de ces choix sont d’autant plus une étape importante car une bonne gestion globale de ses marques permet des dépôts plus ciblés pour éviter de déposer des signes ne présentant aucun intérêt au regard de ceux dont on est déjà le titulaire.
S’assurer que le dépôt de votre marque en France ou à l’international ne présente aucun risque
Une fois le terme et produits et/ou services choisis, il est très important de s’assurer que le signe que l’on souhaite déposer ne porte pas atteinte à un droit antérieur (marque, dessin et modèle, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine…). A cette fin, il est très important de faire une recherche d’antériorité qui permettra d’analyser les signes identiques ou similaires au signe que vous projetez de déposer pour déterminer s’il existe notamment un risque d’opposition à l’enregistrement de votre signe. En effet, l’INPI ne procède à aucune vérification de la disponibilité des marques déposées et cela est le cas de nombreux offices dans le monde entier.
Nous vous accompagnons pour vous assurer de la pertinence et du succès de votre projet de dépôt.
Suite au dépôt de vos marques en France ou à l’international : que faut-il ne pas oublier ?
Vous avez déposé plusieurs marques et tout naturellement, vous allez faire des investissements autour de ces dernières. Il est donc important de :
- Bien gérer les renouvellements de vos marques
- Mettre en place une surveillance de vos marques et entreprendre les actions de nature à protéger vos droits
- Respecter les formalités en cas de cessions/licences
Gérer le renouvellement de ses marques
Une fois votre marque enregistrée, vous bénéficiez d’une protection de 10 ans à compter de sa date de dépôt, renouvelable indéfiniment. A noter toutefois, que dans certains pays comme les Etats-Unis, le délai de protection de 10 ans court à compter de la date d’enregistrement.
Au moment de ce renouvellement, vous pouvez faire le choix de conserver toute ou partie des produits et services désignés.
Mais 10 ans c’est long mais à la fois court… et c’est vite oublié.
N’hésitez donc à nous solliciter afin que nous intégrions votre ou vos marques dans notre logiciel de gestion de portefeuille de titres (ex : marques, dessins et modèles, etc.) afin que nous vous rappelions en temps l’utile l’échéance.
Mettre en place une surveillance active de ses marques
La surveillance est une partie très importante de la gestion de votre portefeuille de marques.
Elle se fait à deux niveaux :
- En interne par vous-même en recherchant une exploitation de signes ou noms identiques ou similaires à votre marque, sur les réseaux sociaux, sur internet, etc…
- Par la surveillance des dépôts de marques publiés auprès des offices des marques concernées. Nous pouvons vous accompagner sur le sujet. N’hésitez pas à nous contacter.
Si une surveillance est mise en œuvre, il vous sera possible de former opposition à l’enregistrement de la marque, dans le délai d’opposition applicable (ex : 2 mois en France et 3 mois devant l’EUIPO).
En cas de succès, l’opposition aboutit au refus total ou partiel de l’enregistrement de la marque visée.
Avant de faire opposition, il est également possible d’ouvrir après mise en demeure des discussions avec le déposant pour trouver une solution (retrait spontanée ou coexistence amiable dans des conditions à définir). Le déposant sera beaucoup plus enclin à la discussion avant d’avoir investi dans sa marque, qu’après plusieurs années. C’est tout l’intérêt de la surveillance : se manifester dès l’origine pour stopper tout éventuel conflit.
Vous constatez qu’une marque a déjà été enregistrée et que vous avez passé le délai d’opposition.
Pas de panique, il existe devant la plupart des offices dont l’INPI la possibilité de mener des actions en nullité.
Gérer les formalités relatives aux cessions et aux licences de marques
Une marque peut faire l’objet d’une cession ou de licences (exclusives ou non). Quelque soit l’hypothèse, il est important respecter les formalités d’inscription afin de rendre opposable l’acte aux tiers. A défaut de d’inscription de la cession de marque, vous ne pourrez pas faire valoir vos droits devant les Tribunaux. Votre demande sera irrecevable.
L’inscription se fait auprès de l’office concerné et peut être à l’initiative de l’une des deux parties. Cette dernière n’implique pas de publier l’ensemble des engagements. Il sera seulement nécessaire que le document atteste de la cession ou de la licence, toutes les autres informations pouvant être biffés.
Ces inscriptions étant nécessaires au bon succès de vos opérations de cession ou de licences, une bonne gestion est indispensable.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet mais également en amont pour aider à préparer et rédiger les contrats correspondants.