Décision de l’Institut National de la propriété Intellectuelle – 12 décembre 2013

ESSIE # EISSY : risque d’opposition ?

 

L’opposition est une procédure interne à l’INPI qui permet de s’opposer dans les deux mois de sa publication, à la demande d’enregistrement d’une marque nouvelle. L’INPI doit quant à elle statuer dans les six mois de sa saisine.
Le dossier d’opposition déposé à l’INPI doit comprendre : la preuve des droits de propriété sur une marque antérieure ;

• la preuve d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la demande nouvelle ;
•  le paiement de la taxe INPI (310 euros à ce jour).

L’opposition est donc une procédure rapide et peu couteuse.
En l’espèce, la marque antérieure est ESSIE et la demande d’enregistrement porte sur le signe EISSY.
Le titulaire de la marque antérieure ESSIE considère que le signe EISSY est une imitation de sa marque et porte atteinte à ses droits : il forme donc une opposition à la demande d’enregistrement dudit signe.
L’INPI reçoit favorablement la demande d’opposition et rejette la demande d’enregistrement de la marque EISSY pour les produits identiques et similaires aux motifs qu’il « existe des ressemblances visuelles et phonétiques » entre EISSY et ESSIE. (Longueur identique : 5 lettres dont 4 lettres communes et trois placées dans le même ordre ; attaque (E) et position centrale (SS) identiques, identité phonétique)

Les différences entre les deux signes (présence du Y, suppression du E de fin et changement de position du I) ne sont pas suffisants pour exclure tout risque de confusion.
Quels sont les enseignements de cette décision ?

• Le risque de conflit en matière de marque n’est pas cantonné aux marques identiques mais s’étend également aux marques similaires ; Les recherches d’antériorités, indispensables avant tout dépôt de marque, ne doivent pas être négligées. Dans cette affaire, une recherche d’antériorité aurait certainement conduit à éviter de déposer le signe EISSY ;
• Les propriétaires de marques enregistrées doivent effectuer une veille régulière au sein des demandes d’enregistrement de marques. La veille permet en effet de ne pas « rater » le délai d’opposition et ainsi d’éviter d’avoir à engager une procédure en contrefaçon devant le TGI pour faire respecter ses droits, action qui sera nécessairement plus coûteuse. Pensez donc à mettre en place une surveillance sur vos marques.

La nouvelle loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon est entrée en vigueur le 14 mars 2014. Cette loi a pour objectif affiché de mieux réparer le préjudice subi en matière de contrefaçon.
Voici un tour d’horizon des moyens proposés afin d’atteindre cet objectif :

• Tout d’abord, concernant le calcul des dommages-intérêts à proprement parler, la nouvelle loi invite à plus de détail. Alors que l’application de la loi précédente en matière de lutte contre la contrefaçon en date du 29 octobre 2007 donnait souvent lieu à une réparation globale du préjudice causé, la nouvelle loi impose au juge de « prendre en considération distinctement » les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur du fait de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle du demandeur. En outre, le législateur définit les bénéfices réalisés par le contrefacteur, dont l’octroi par les juges reste assez rare, en y incluant les « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ». Ces différents chefs de préjudice étant cumulatifs, gageons que leur évaluation séparée aura un effet vertueux sur les montants alloués par les tribunaux, sous réserve que les plaideurs profitent de cette opportunité qu’offre la nouvelle loi en justifiant au mieux chacun des chefs de préjudice.

• Ensuite, afin d’éviter aux parties de se heurter à la carence d’éléments leur permettant de chiffrer leur préjudice, la loi met un terme à des hésitations jurisprudentielles relatives au « droit à l’information ». Grande nouveauté de la loi précédente en matière de lutte contre la contrefaçon en date du 29 octobre 2007, le « droit à l’information » devait permettre au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’obtenir la communication de documents sur les produits contrefaisants par son adversaire dans le cadre d’un contentieux, et notamment des éléments chiffrés sur l’étendue de la contrefaçon (ex. : volume de vente, prix de vente etc.). Toutefois, cette prérogative avait fait l’objet d’une jurisprudence divergente, certains juges estimant que ce droit ne pouvait être mis en œuvre qu’après la résolution du litige ayant abouti à une condamnation pour contrefaçon. La nouvelle loi met fin aux hésitations et confirme son application possible avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, à charge donc, une nouvelle fois, pour les plaideurs de mettre en œuvre ce mécanisme aux fins d’obtenir des éléments de chiffrage du préjudice.

• Enfin, la loi modifie également les délais de prescription en matière de propriété industrielle : pour les actions civiles en contrefaçon et en revendication, le délai passe ainsi de 3 à 5 ans, s’alignant sur la prescription de droit commun. Un tel allongement augmentera mécaniquement les dommages-intérêts accordés.

Parions que ces différentes mesures et réponses apportées aux hésitations jurisprudentielles en la matière permettront une meilleure indemnisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle contrefaits et offriront ainsi un cadre favorisant la création et l’innovation.

La fonctionnalité « Google suggest » permet, lors de la saisie d’un terme dans la barre de recherche sur le moteur de recherche Google, de se voir proposer des termes complémentaires sur lesquels cliquer pour affiner sa recherche.

 

C’est dans ce cadre qu’un internaute avait observé que lorsqu’il tapait son nom et son prénom sur le célèbre moteur de recherche, des termes correspondant à son passé pénal et portant ainsi atteinte à sa réputation et à son activité, étaient proposés. A la suite de l’envoi de mises en demeure restées infructueuses, c’est sur le fondement du droit d’opposition prévu dans la loi Informatique et Libertés du n°78-17 du 6 janvier 1978 qu’il a demandé en justice le retrait de la suggestion litigieuse. Par jugement du 28 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande et condamné la société de droit américain Google Inc. à supprimer les termes litigieux ainsi proposées par son outil de suggestion.

La société Vente-privée a attaqué en contrefaçon de droits d’auteur sur son site Internet l’un de ses concurrents. Elle revendiquait la combinaison des différents éléments suivants, et notamment : les couleurs dominantes, le bandeau horizontal contenant les rubriques, les noms des différentes rubriques, la position du logo. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 2 juillet 2013, a effectivement estimé que la combinaison de l’ensemble de ces éléments procédait d’une recherche esthétique et n’était pas imposée par un impératif fonctionnel rendant ainsi le site original et donc protégeable au titre du droit d’auteur. A la suite d’une appréciation des ressemblances entre les deux sites, la Cour a estimé que le concurrent de la société vente-privée.com avait bien contrefait son site Internet.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, le défendeur peut être amené à invoquer la forclusion par tolérance de la marque opposée, prévue à l’article L716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, lorsque le titulaire d’une marque a « toléré » l’usage d’un signe pourtant gênant pour lui pendant plus de 5 ans. Il convient donc de garder à l’esprit qu’une mise en demeure sans réponse n’interrompt pas le délai de forclusion, et peut même servir l’argumentaire de la partie adverse !